Патенты и лицензии

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ФОРМЫ ИЛИ УПАКОВКИ ТОВАРА

       Может ли выступать в качестве товарного знака сама форма товара или его упаковка, и какие проблемы при этом возникают? Такими вопросами задается канд. юрид. наук В.О.Калятин (фирма «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер»).

       Действующий закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» вводит достаточно широкое определение товарного знака, признавая им обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. В основе этого определения лежит идея функционального назначения: любое обозначение, направленное на индивидуализацию товаров, работ или услуг, может быть товарным знаком. Другое дело, что не каждое такое обозначение будет охраноспособным, но это уже отдельный вопрос.
       Но может ли выступать в качестве товарного знака сама форма товара или его упаковка? Строго говоря, вряд ли слово «обозначение» уместно по отношению к этим объектам. Однако это уже издержки не очень корректной формулировки, использованной в Законе. Анализ же проблемы приводит к иным выводам.
       Цель введения правового режима товарных знаков заключается в обеспечении возможности эффективной индивидуализации товаров и услуг за счет определенной, ясно выраженной совокупности их внешних признаков. Она достигается закреплением за конкретным лицом исключительного права использования некоторых формализованных элементов («обозначений» в терминологии Закона), содержащих указанную совокупность индивидуализирующих признаков.
       Следует признать, что форма товара, также определяемая некоей совокупностью признаков, способна выделять товар среди подобных, выполняя тем самым функцию индивидуализации. Наконец, никто не мешает производителю постараться приблизить форму выпускаемого им товара к принадлежащему ему товарному знаку (например, корм для животных, печенье и т.д.). То же можно сказать и об упаковке.
       В прошлом во многих странах к идее охраны формы товара в качестве товарного знака относились отрицательно. Так, в середине 80-х гг. в Великобритании палата лордов признала невозможным зарегистрировать в качестве товарного знака весьма известную и своеобразную форму бутылки «Кока-Колы». Однако в настоящее время возможность зарегистрировать форму товара или его упаковку в качестве товарного знака стала общепризнанной. Предусмотрено это и Директивой Европейского сообщества о товарных знаках* (далее – Директива), и законодательством США. Возможна регистрация таких товарных знаков в Китае, Гонконге и т.д. Допускает существование подобных товарных знаков и российский Закон. Однако проблемы, связанные с выделением такого вида товарных знаков, не ограничиваются установлением принципиальной возможности существования их данной разновидности.
       * Trade marks directive 89/104/EEC. Art. 2 //Official Journal. L 40/1. 1989. February 11. Близкий текст содержится в Положении Сообщества о товарных знаках (Сommunity trade mark regulation № 40/94)//Official Journal. L 011. 1994. January 14).
       Признание потенциальной способности формы или упаковки товара выполнять функцию его индивидуализации еще не означает, что конкретный вариант, заявленный для регистрации, будет иметь различительную способность. И здесь выясняется, что определить различительную способность для формы или упаковки товара довольно сложно. Обычный словесный или изобразительный товарный знак предназначен для индивидуализации товара. Это его основное назначение. В то же время форма товара может быть и не связана с выполнением этой функции (как обычно и происходит).
       В судебной практике США отмечалось, в частности, что дизайн продукта не является «естественно индивидуализирующим» *. В большинстве случаев это будет означать, что потребители могут не уделять достаточного внимания индивидуализирующим признакам формы или упаковки товара, но тогда выполнение индивидуализирующей функции осложнится. В редких случаях может возникнуть и обратная ситуация: какие-то характерные особенности формы могут привлечь особое внимание потребителя именно в силу своей непривычности. В целом можно признать, что различительная способность формы или упаковки товара ослаблена по сравнению со словесными или изобразительными товарными знаками.
       * См., например: решение верховного суда США от 22 марта 2000 г. по делу «Вол-Март Сториз, инк. против Самара Броз». В решении использован термин «inherently distinctive», обычно употребляемый в значении способности знака индивидуализировать источник товара немедленно по первому использованию этого знака.
       Означает ли это, что при анализе формы или упаковки товара критерий различительной способности должен отличаться от используемого в отношении иных товарных знаков?
       После определенных колебаний судебная практика европейских государств пришла к мнению, что таких отличий в указанном критерии быть не должно. В разъяснении от 8 апреля 2003 г. Европейский суд правосудия указал, что при оценке способности формы товара выполнять различительную функцию не должно предъявляться более строгих требований, чем в других случаях*. Этот же вывод содержится и в ряде решений европейских судов. В деле «Мэг инструмент, инк. против ОХИМ»** истец высказал мнение, что форма товара (свечи) производит эмоциональное и непосредственное воздействие на потребителя и в силу этого имеет бoльшую различительную способность в сравнении со словесным товарным знаком. Суд не согласился с этим выводом, указав, что требование различительной способности к форме товара не должно быть менее строгим, чем для словесных знаков.
       * Linde, Winward Industries and Rado Uhren. C-53/01 – C-55/01.
       ** Решение суда первой инстанции. T-88/00 от 7 февраля 2002 г.
       В то же время, соглашаясь с необходимостью предъявлять тот же критерий наличия различительной способности, что и в отношении других товарных знаков, суды отмечали необходимость учета природы рассматриваемой категории товарных знаков. Так, в деле «Сэсаэти дэ продьютс нэстле против Юниливер»* указывалось, что публика ожидает увидеть в качестве товарного знака слова или логотипы с целью различения товаров одного производителя от другого, но не форму товара саму по себе. В связи с этим, говоря об объемных товарных знаках, нельзя смешивать простую узнаваемость продукта и «различительную способность». Такие знаки должны быть более чем просто узнаваемы и восприниматься потребителями именно как товарные знаки. При этом не требуется, чтобы знак содержал какие-либо «необязательные элементы», не имеющие функционального назначения**.
       * Решение Высокого суда Англии от 18 декабря 2002 г.
       ** Например: «Philips v. Remington». Тhe European Court of Justice. С-299/99. 2002. 18 June.
       Думается, что при некоторой корректировке со справедливостью такого подхода следует согласиться. Необходимо, чтобы в сознании потребителей отдельные индивидуализирующие признаки формы или упаковки товара воспринимались как явно указывающие на определенного производителя. При этом знание или незнание потребителя о принадлежности производителю соответствующих зарегистрированных товарных знаков не должно приниматься во внимание.
       «Ослабленность» различительной способности формы товара проявляется и в следующем. На возможность выполнения формой или упаковкой товара функции индивидуализации влияет и ее сходство с уже используемыми формами или упаковками данного товара. Это важная особенность рассматриваемой категории товарных знаков.
       Действительно, если какой-то товар традиционно облекается в определенную форму, то о ее способности выполнять индивидуализирующую функцию говорить не приходится. Закон, к сожалению, не содержит прямого указания на этот случай. Однако, очевидно, здесь можно говорить об отсутствии у обозначения различительной способности. Степень распространенности соответствующей разновидности формы товара или его упаковки должна оцениваться в каждом конкретном случае. В одних случаях речь может идти как о традиционно используемых вариантах, в других достаточным окажется наличие на рынке нескольких конкурентов, использующих аналогичные формы товара, если эти формы стали для потребителя довольно привычными.
       Примером первого случая может быть решение суда первой инстанции Европейского Союза в отношении заявленной формы мыла. Отказ суда мотивировался тем, что данная форма является лишь незначительной вариацией формы, обычно используемой для мыла. И это не позволит потребителям немедленно и с уверенностью отличить мыло заявителя от продукции других производителей*. Примером второго случая может служить решение суда первой инстанции Европейского Союза, в котором он пришел к выводу о невозможности регистрации в отношении шоколадных изделий объемных товарных знаков в виде сигары и слитка золота, поскольку на рынке уже имеются товары похожей формы, в результате чего заявленные обозначения не обладают различительной способностью**.
       * Решение T-63/01 от 12 декабря 2002 г.
       ** Решения T-324/01 и Т-110/02 от 30 апреля 2003 г.
       Наконец, форма товара или его упаковка может определяться и естественными свойствами товара или целями его использования. На этот случай в п. 1 ст. 6 российского Закона содержится специальное указание: «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, …состоящих только из элементов…, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров». Похожая формулировка содержится и в п. «е» ст. 3 Директивы («…the shape which results from the nature of the goods themselves»). Почти дословно формулировка Директивы повторена в законодательствах многих европейских стран, Китая, Гонконга и т.д.
       Несмотря на то, что такая формулировка признана во многих странах, нельзя не отметить ее значительную неопределенность. До тех пор пока патентное ведомство не издаст четких разъяснений своей позиции, нельзя быть уверенным в том, может или нет определенный знак быть зарегистрированным. В некоторых случаях данное основание для отказа в регистрации может сближаться с другим основанием, закрепленным в законодательстве многих стран: случаем, когда необходимость достичь определенный технический результат определяет и особенности формы товара (об этом несколько далее).
       На отсутствие различительной способности обозначения в виде формы или упаковки товара могут указывать и другие обстоятельства, перечисленные в п. 1 ст. 6 Закона.
       В то же время необходимо учитывать, что даже при наличии таких обстоятельств (включая и определение формы товара исключительно или главным образом свойством либо назначением товара) Закон допускает регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков, если они приобрели различительную способность в результате использования. Такое, в частности, происходит, если определенная форма или упаковка товара длительное время используется только одним производителем, в результате чего потребители начинают воспринимать их как указание на конкретного производителя. Более того, как показывает практика, о шансах на регистрацию товарного знака в виде формы товара можно говорить, только если эта форма уже достаточно активно применяется заявителем на момент подачи заявления и приобрела определенную различительную способность.
       В.Корниш отмечает: какой бы вид эта форма ни приобретала, для ее регистрации потребуются убедительные доказательства ее использования до момента регистрации*. В то же время оценка такой приобретенной различительной способности остается достаточно субъективной, причем эта неопределенность характерна для разных стран.
       * Cornish W.R. Intellectual Property. London, 1996. Р. 592.
       В упомянутом выше деле «Сэсаэти дэ продьютс нэстле против Юниливер» указывалось, что согласно проведенному опросу 67% опрошенных правильно опознали представленный товар как продукт под названием «Vienetta». Однако для суда этого оказалось недостаточно. По его мнению, не было представлено доказательств того, что форма товара использовалась для указания на происхождение товара или что публика полагалась на эту форму, чтобы определить происхождение товара. Кроме того, форма не приобрела различительной способности, поскольку меньшая, но все же значительная часть опрошенных (15%) указывала на формы аналогичных товаров, выпускаемых иными производителями, как на товар под названием «Vienetta».
       Следует заметить, что законодательство ряда стран относит определяемость формы естественными свойствами товара к случаям, когда даже наличие «приобретенной различительной способности» не позволяет зарегистрировать товарный знак ввиду того, что при этом помимо сложности с определением функции индивидуализации можно говорить также о неоправданном ограничении возможностей конкурентов. Иногда этот довод имеет бoльшее значение, чем вопрос о различительной способности знака. Однако российский Закон пока не следует этому подходу.
       Рассматривая регистрацию формы или упаковки товара в качестве товарного знака, нельзя не коснуться еще одного существенного блока проблем. Форма товара выполняет самые различные функции. С позиции законодательства об исключительных правах можно говорить не только о функции индивидуализации, но, например, также о достижении определенного технического эффекта и обеспечении эстетического воздействия данного объекта на людей. В связи с этим может возникать вопрос об угрозе конфликта различных правовых режимов.
       Любое исключительное право по своей природе является своего рода монополией*. Предоставление такой монополии – мера вынужденная. Однако законодатель должен позаботиться о минимизации возможных отрицательных последствий предоставления одному лицу монопольного права. На это, в частности, направлены различные ограничения исключительных прав, положения о сроке их действия и т.п., причем выбор этих средств обусловлен спецификой объектов охраны и особенностями их использования. В этом отношении важно четко разграничивать различные правовые режимы исключительных прав, предупреждая распространение одного правового режима на объекты, входящие в сферу другого правового режима.
       * См., например: Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С. 658 – 674.
       Из этого следует, что из сферы товарных знаков, представляющих собой форму товаров, должны быть исключены решения, обусловленные определенными техническими причинами, а также художественным оформлением товара. Такой общий подход, безусловно, может быть уточнен.
       Рассмотрим вариант, нашедший отражение в европейском законодательстве. Согласно п. «е» ст. 3 Директивы не подлежат регистрации (а в случае регистрации должны быть объявлены недействительными) знаки, представляющие собой исключительно форму товаров, если такая форма необходима для достижения технического эффекта, или форму, которая придает существенную ценность соответствующим товарам. В совокупности с рассмотренным выше случаем, когда форма определяется природой самого товара, эти исключения были кратко сформулированы в европейской судебной практике как невозможность регистрации формы товара в качестве товарного знака, если она является естественной, функциональной или представляет собой орнамент. Однако, если запрет регистрации естественных форм товара связан с затрудненностью для такой формы выполнять функцию индивидуализации, то два других случая имеют в виду предупреждение распространения режима товарных знаков на объекты иных исключительных прав.

Форма, необходимая для достижения технического эффекта

       П. 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания* устанавливает невозможность регистрации в качестве товарных знаков трехмерных объектов, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.
       * Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
       Действительно, во многих случаях форма товара предопределена конструктивными особенностями изделия, используемыми в нем техническими решениями и т.д. Если законодательство допустит их регистрацию в качестве товарных знаков, то тем самым использование другими производителями тех же технических решений окажется затрудненным, поскольку соответствующее решение будет предопределять и форму. Конечно, возможно изменение формы и в этом случае, но это потребует дополнительных и, не исключено, существенных затрат, что даст владельцу товарного знака неоправданное конкурентное преимущество. Наиболее вероятный эффект регистрации такого товарного знака – вынужденный отказ других производителей от использования соответствующих технических решений. Фактически владелец товарного знака достигнет того же, что он мог приобрести в результате получения патента на изобретение или полезную модель, однако с бoльшей выгодой, поскольку:
        избежит необходимости доказывать патентоспособность предложенного решения;
       избежит ограничения срока действия права (при желании оно будет действовать неограниченно);
       получит возможность монополизировать использование определенного технического решения, получение патента на которое было бы вообще невозможно (например, ввиду его очевидности).
       Приведем пример из зарубежной судебной практики. В 1966 г. компания «Филипс» выпустила на рынок новую бритву с тремя режущими головками, расположенными в форме равностороннего треугольника. Позднее (в 1985 г.) форму этой бритвы зарегистрировали в Великобритании в качестве товарного знака. В 1995 г. компания «Ремингтон» выпустила бритву, схожую по форме с бритвой «Филипс». Компания «Филипс» сочла свои права на товарный знак нарушенными и подала иск против компании «Ремингтон». В ответ «Ремингтон» предъявила иск об отмене регистрации товарного знака.
       Действительно, любая бритва с расположением режущих головок в виде треугольника скорее всего будет схожа с товарным знаком, зарегистрированным «Филипс». В результате Европейский суд правосудия пришел к выводу, что форма товара не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, если существенные черты знака обусловлены только используемым техническим решением. При этом суд сделал очень важное замечание: не имеет значения, возможно ли достижение того же результата при использовании других форм товара*. Иначе говоря, заявитель не может ссылаться на то, что известны и другие технические решения, позволяющие достичь того же результата. Он не вправе контролировать выбор другими лицами тех или иных технических решений (если, конечно, он одновременно не обладает и соответствующим патентом).
       * Решение Европейского суда правосудия от 18 июня 2002 г.
       Другой пример. В Гонконге заявителю отказали в регистрации мороженого и сходных продуктов в качестве товарного знака, представляющего собой стилизованную форму вафельного стаканчика. Среди доводов, в частности, можно выделить следующий: производитель мороженого или любых замороженных кондитерских изделий, которые предполагается удерживать в руке при потреблении, должен изобрести метод сохранения содержимого, так чтобы его можно было держать. Соответственно, форма, заявленная для регистрации, определяется исключительно техническим решением, использованным для достижения указанной выше цели**. Важно заметить, что оригинальность найденного технического решения в данном случае значения не имеет, ведь речь идет не о его охране.
       ** Решение ведомства по регистрации товарных знаков от 15 апреля 2002 г. по заявке № 1908.
       Очевидно, что разграничение прав на техническое решение и на форму товара, выступающую в качестве товарного знака, – чрезвычайно важная задача: его отсутствие способно вызвать достаточно острые конфликты. Остается только сожалеть, что российский Закон до сих пор игнорирует этот вопрос, необходимость разрешения которого в законодательстве уже признана во многих странах.

Форма, придающая существенную ценность соответствующим товарам

       Обоснование этого ограничения исходит из необходимости в общественных интересах предупредить монополизацию форм, примечательных только своим декоративным оформлением. Основное назначение товарного знака – индивидуализировать, а не украшать товар. Ничто не мешает товарному знаку быть внешне привлекательным и, в частности, как известно, многократное воспроизведение определенного логотипа (например, CD – аббревиатуры от Кристиан Диор) является распространенным оформительским приемом. Однако нужно отличать попутное использование товарного знака в оформлении товара от случаев, когда одно лишь присутствие этого знака значительно повышает ценность товара, причем происходит это не в связи с его популярностью, а исключительного из-за внешней привлекательности самого знака.
       Поскольку форма товара, среди прочего, выполняет и функцию эстетического воздействия на потребителя (проще говоря, производитель старается с ее помощью сделать товар внешне привлекательным), становится важным отделить оформление товара от элементов, предназначенных его индивидуализировать. Охрана элементов оформления может осуществляться с помощью авторского или патентного права (в последнем случае как промышленный образец). И если очевидна высокая декоративная ценность заявленной формы товара или его упаковки, то, по всей видимости, налицо попытка не защитить средство индивидуализации, а средствами Закона добиться расширения своего контроля за использованием декоративного оформления товара.
       Приходится отметить, что, несмотря на распространенность в мире данного условия как основания для отказа в регистрации формы или упаковки товара в качестве товарного знака, российский Закон по-прежнему игнорирует этот аспект, что, конечно, не свидетельствует о его продуманности.
       Помимо рассмотренных условий регистрации, заявленный товарный знак в виде формы или упаковки товара должен соответствовать и общим требованиям, предъявляемым к товарным знакам (ст. 6 и 7 Закона) с учетом того, что не все из них в полной мере могут применяться к объемным обозначениям.
       Регистрация форм товаров или упаковок в качестве товарных знаков не очень популярна у нас и в других странах. Так, на начало 2003 г. из примерно 500 тыс. товарных знаков, зарегистрированных в Великобритании, 2300 составляли объемные товарные знаки, т.е. немногим более 0,4%. Однако по количеству и сложности проблем, возникающих в связи с регистрацией данной разновидности товарных знаков, она занимает одно из первых мест. Даже в тех странах, где законодательство уделяет определенное внимание подобным товарным знакам, возникает множество проблем. Российское же законодательство по существу игнорирует возникающие проблемы.
       Сложности, с которыми сталкивается владелец товарного знака в виде формы или упаковки товара, позволили одному из авторов, анализировавших в литературе эти проблемы, заявить: «Это будет отважный владелец товарного знака, кто начнет процесс о нарушении прав на товарный знак, основываясь на наличии регистрации формы товара»*. Однако потребность в существовании такой категории товарных знаков очевидна. Нужно не отворачиваться от возникающих проблем, а стараться найти средства их решения. Это станет важным шагом в построении эффективного законодательства о товарных знаках.
       * McLeod C. Shape marks threatened in Europe//Managing Intellectual Property. 2002. № 9. P. 52.